Puma, het bekende sportkledingmerk, heeft een grote merkenportefeuille. Onderdeel van die portefeuille is het zogenaamde ‘formstripmerk’. De rechtbank Den Haag oordeelde recent – op 2 maart 2022 – dat het Nederlandse schoenenmerk Monshoe inbreuk maakt op dit bekende merk, omdat Monshoe gebruik maakt van een versiering die sterk lijkt op de formstrip van Puma.
In 1958 ontwierp Puma een nieuw schoenmodel, dat wereldberoemd werd en nog steeds op grote schaal wordt verkocht. Het model is herkenbaar aan een band die van de hiel of de enkel diagonaal richting de tenen loopt en aan het einde verticaal naar beneden afloopt. Deze band staat bekend onder de naam ‘formstrip’. Het eerste formstripmerk werd ingeschreven in 1960, en ziet er als volgt uit.
Sindsdien heeft Puma veel variaties van de formstrip als merk ingeschreven, zodat ook die variaties binnen zijn merkenportefeuille vallen.
De schoenen van Monshoe
Monshoe is een Nederlands bedrijf dat schoenen verkoopt met een band die lijkt op de formstripmerken van Puma. Puma maakt bij de rechter bezwaar tegen twee modellen: de Shoecolate en de Pearlz. De Shoecolate is hieronder afgebeeld.
Puma vindt dat de grijze band op de Shoecolate te veel lijkt op zijn bekende formstripmerken. Daardoor – zo stelt Puma – haalt Monshoe ongerechtvaardigd voordeel uit de formstripmerken, of doet Monshoe afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de formstripmerken. Met andere woorden: Puma stelt dat Monshoe merkinbreuk pleegt. Puma vordert daarom dat de rechtbank Monshoe verbiedt om gebruik te maken van een band die overeenstemt met de formstripmerken.
Aanzienlijke reclamebudgetten
De rechtbank Den Haag geeft Puma gelijk en wijst de vorderingen van Puma grotendeels toe. De rechtbank oordeelt in de eerste plaats dat de formstripmerken bekende merken zijn, omdat Puma die merken sinds de inschrijving altijd is blijven gebruiken en met aanzienlijke reclamebudgetten en grote reclamecampagnes onder de aandacht van het publiek is blijven brengen. Daarbij zoekt de rechtbank aansluiting bij een oordeel van het Europese merkenbureau, dat in 2010 al oordeelde dat het formstripmerk een bekend merk is.
Vervolgens oordeelt de rechtbank dat de band die is aangebracht op de buitenkant van de modellen van Monshoe, in visueel opzicht sterk overeenstemmen met de formstripmerken van Puma. Dat komt doordat die band dezelfde onderscheidende en dominerende bestanddelen heeft als de formstripmerken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om:
– de enkele, niet onderbroken of doorkruiste band met aan één uiteinde een ronde kromming;
– de band loopt van links beneden naar rechtsboven;
– het verticale gedeelte van de band is veel korter dan het horizontale gedeelte;
– de band loopt vanaf de achterkant van de schoen naar de voorvoet en stopt rond de wreef.
Monshoe stelt dat er geen sprake is van merkgebruik, maar dat het gaat om een versiering. De rechtbank is het daar niet mee eens. Consumenten kunnen de formstrip wel degelijk zien als aanduiding dat het model van Puma is. Ook is niet van belang dat er tal van sport- en vrijetijdsschoenen bestaan met lijnen, strepen of andere golvende of gekromde versieringen.
Het laatste punt dat de rechtbank beoordeelt, is of Monshoe vervolgens ook ongerechtvaardigd voordeel geniet en/of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van de formstripmerken. Dat is volgens de rechtbank het geval. Monshoe gebruikt een teken dat in grote mate overeenstemt met het formstripmerk van Puma, en Monshoe doet dat bovendien voor dezelfde waren. Op deze wijze vaart Monshoe mee op de reputatie van het merk dat Puma decennialang heeft opgebouwd en door middel van grote reclamebudgetten en campagnes nog steeds in stand houdt, zo oordeelt de rechtbank. Ook bestaat gevaar voor verwatering van de reputatie van het formstripmerk.
De rechtbank legt Monshoe een verbod op om gebruik te blijven maken van tekens die overeenstemmen met het formstripmerk. Ook moet Monshoe een groot deel van de gevorderde gegevens afstaan, de inbreukmakende voorraad ter vernietiging afstaan, een rectificatie naar afnemers sturen en zelfs een recall uitvoeren onder professionele afnemers van de inbreukmakende exemplaren.
Les voor ontwerpers
Wat kunnen ontwerpers leren van deze uitspraak? Kort samengevat: wees voorzichtig met versieringen op nieuwe schoenmodellen. Controleer eerst grondig of de versiering niet te veel lijkt op een (bekend) merk dat al wordt aangebracht op een bestaand ontwerp.
Wordt dit niet goed onderzocht, dan zou het nieuwe ontwerp zomaar eens inbreuk kunnen maken op een merk van de concurrent, met als gevolg dat het nieuwe model al snel weer uit de handel moet worden gehaald.
Door: Edwin van der Velde en Paul Tjiam
Klik hier voor de uitspraak
