Nederland stond lange tijd bekend als een land waarin – in ieder geval in octrooizaken – min of meer standaard werd overgegaan tot het opleggen van een verbod wanneer werd vastgesteld dat inbreuk werd gemaakt op een geldig octrooi. Deze praktijk van het ‘automatische verbod’ bij inbreukmakend handelen leek zich in Nederland niet alleen voor te doen in bodemzaken (waar deze hoofdregel nog steeds het uitgangspunt is), maar ook in kort geding.
Hoewel de belangenafweging in kort geding zeker geen nieuw begrip is, leken de belangen van de inbreukmakende partij in de praktijk toch (vrijwel) nooit aan toewijzing van een verbod in de weg te staan. In het overgrote deel van de gevallen kon de belangenafweging worden gezien als een theoretische drempel, die in praktijk kennelijk vrijwel nooit aanleiding gaf tot het achterwege blijven van een verbod.
Die praktijk contrasteert met de lijn zoals die in recentere rechtspraak zichtbaar wordt. De belangenafweging lijkt inmiddels wel degelijk een factor te zijn geworden die aanleiding kan geven tot het weigeren van een verbod in kort geding, óók wanneer wel degelijk sprake is van inbreuk op een geldig octrooi.
De eerste tekenen van een verschuiving
De eerste (beperkte) verschuivingen in de praktijk van automatic injunctions werden in 2017 zichtbaar, toen de Haagse voorzieningenrechter in een reeks farmaceutische zaken oordeelde dat de lat voor toewijzing van een verbod in kort geding hoger komt te liggen naarmate een generiek middel langer op de markt is.
In 2018 werd daar in een octrooiprocedure over koffiecups (Douwe Egberts/Belmoca) – en daarmee dus ook buiten het farmaceutische vakgebied – van gemaakt dat de lat voor toewijzing van een verbod in kort geding hoger kan komen te liggen gelet op alle omstandigheden van het geval tezamen, waaronder het gebrek aan voortvarend optreden door de octrooihouder, maar ook de gevolgen van een verbod voor de inbreukmaker en de omvang van de schade van partijen en de vraag of die schade achteraf gemakkelijk kan worden begroot.
Wat deze procedures echter met elkaar gemeen hebben, is dat de rechter ondanks de opmerkingen over een verhoogde lat voor toewijzing van een verbod vanwege de te maken belangenafweging, toch steeds overging tot oplegging van een inbreukverbod, tenzij het (voorlopig) oordeel over de inbreuk of geldigheid van het octrooi daaraan in de weg stond. In andere woorden: in situaties waarin inbreuk en geldigheid werden aangenomen, kwam afwijzing van een verbod uitsluitend op grond van een belangenafweging in de praktijk niet voor (met uitzondering van de gevallen waarin de octrooihouder te lang had stilgezeten).
Ericsson/Apple
Dat de belangenafweging in kort geding niet – of wellicht beter gezegd: niet meer – uitsluitend aan een inbreukverbod in de weg staat in gevallen waarbij de octrooihouder te lang stilzit en/of er twijfels bestaan over geldigheid of inbreuk, is eerder dit jaar bevestigd in een procedure tussen Ericsson en Apple.
In een vonnis van 9 mei 2022 wees de Haagse voorzieningenrechter de verbodsvordering van Ericsson af op grond van een belangenafweging, in die zin dat de voorzieningenrechter in het vonnis niet eens toekwam aan een inhoudelijke bespreking van de inbreuk en geldigheid van het ingeroepen octrooi.
De omstandigheden waarin de voorzieningenrechter voldoende reden ziet de verbodsvordering van Ericsson af te wijzen, komen neer op: (i) de grote nadelige gevolgen van een verbod voor Apple: een verbod zou zowel vermogens-, relatie- als reputatieschade opleveren, (ii) deze schade is deels onomkeerbaar en moeilijk achteraf te begroten, (iii) het belang van Ericsson is niet gelegen in het beschermen van een exclusieve marktpositie, maar louter financieel van aard, (iv) de financiële schade van Ericsson kan achteraf relatief eenvoudig worden begroot en hersteld, (v) de technologie waarop het ingeroepen octrooi ziet, maakt een bijzonder klein onderdeel uit van de producten van Apple en (vi) Apple kan niet eenvoudig om deze technologie heen werken.
Hoewel de uitkomst uiteraard altijd zal afhangen van de omstandigheden van het geval, moge één ding duidelijk zijn: het principe van een automatisch verbod gaat in ieder geval niet meer altijd op.
Naar de toekomst
Het zou zomaar kunnen dat Ericsson / Apple het startschot is voor een (verdere) toename van het belang van de belangenafweging ten koste van het automatisch verbod, in ieder geval in kort geding. De aandacht voor de belangenafweging en ook de proportionaliteit van de op te leggen maatregelen lijkt steeds groter te worden. Dat laatste geldt zowel binnen als buiten Nederland en zeker niet uitsluitend voor kortgedingzaken, maar ook voor bodemprocedures.
Of en in hoeverre de belangenafweging en proportionaliteitstoets de praktijk van de automatic injunctions in Nederland en daarbuiten zullen vervangen, zal naar verwachting voor een groot deel worden beïnvloed door verdere Europese ontwikkelingen. De aanpak binnen het naderende Eengemaakt Octrooigerecht (of Unified Patent Court, UPC) en eventuele Europese rechtspraak van het Hof van Justitie op dit punt zullen hier in de toekomst ongetwijfeld hun stempel op drukken.
Door: Daisy Termeulen en Bas Berghuis
